Michael Hirschka, Pixelio.de

Europäer machen gerne nach, was über den großen Teich aus Amerika zu ihnen herüberschwappt. So auch die ausschweifende Patentierungspraxis der letzten Jahre. Jetzt ist wieder alles anders: Die USA gehen nach dem Bilski-Urteil vom Gas – wir auch ?

Das US-Patentamt rudert zurück: Am 7. Januar ging ein offizielles Memo an die nachgeordneten Behörden. Das Schreiben hat eine deutliche Verschärfung für die Patentierbarkeit bestimmter Verfahren und Methoden zum Inhalt. Das ist eine gewichtige Änderung. US-Gesetze sehen bislang keine expliziten Bestimmungen für die Patentierbarkeit “computerimplementierter Erfindungen” vor, wie dies in Europa der Fall ist. Vielmehr bilden die Zusatzgesetze der Paragrafen 100 ff. des US Patent Act [1] die Grundlage für Verfahren und Methoden allerlei Art – auch für computergestützte Verfahren. Entscheidend ist Paragraf 101, der innerhalb einer Aufzählung einen “useful process” als grundsätzlich patentfähig nennt (Kasten “Paragraf 101”).

Grundsatzurteil

Ursache für die Änderung der Richtlinien [2] ist das Urteil des United States Court of Appeal for the Federal Circuit, das so genannte Bilski-Urteil [3]. Es erklärte die Patentablehnungen sowohl des US-Patentamts als auch der daraufhin angerufenen Patent-Schiedsstelle (Board of Patent Appeals and Interferences) als rechtswirksam und lehnte den Antrag der Beschwerdeführer Bilski und Warsaw ab. Diese beiden hatten beantragt, ihnen ein Patent auf eine Geschäftsmethode zu erteilen, nach der ein Zwischenhändler durch jeweils feste An- und Verkaufspreise gegenüber (Groß-)Abnehmern und Erzeugern deren beider Marktpreis-Schwankungsrisiken bei Angebots- oder Nachfrageüberschüssen ausgleichen würde.

Das Gericht zieht in der Begründung den Beispielfall heran, dass Heizkraftwerke als Großabnehmer für Kohle bei steigender Nachfrage das Preissteigerungsrisiko tragen, während die Kohleförderer auf der anderen Seite bei einem Nachfrageeinbruch das Preisverfallsrisiko schultern müssen. Die im Patentanspruch beschriebene Methode setzt zum Ausgleich dieser Risiken auf einen Dritten, der zu jeweils festen Preisen die Kohle sowohl bei den Erzeugern ein- als auch an die Abnehmer verkauft.

Das Preisschwankungsrisiko sei dabei auch für den Zwischenhändler auf ein Minimum reduziert, denn bei Marktpreissteigerungen könnte er immer noch günstiger einkaufen und bei fallendem Marktpreis noch teurer verkaufen. Eine derartige bloße Methode der Geschäftsabwicklung mutet zwar trivial an, ist aber ein ideales Beispiel für das, wofür in den USA Patentschutz beansprucht und oft genug gewährt wird – und das Verfahren war eine Gelegenheit für das Instanzgericht, die gängige Patentpraxis wieder zurechtzurücken.

Dieses Ziel erreichen die Richter, indem sie zwei Punkte deutlich machen: Zum einen soll alleiniges und zwingendes Kriterium für die Patentierbarkeit von Methoden der so genannte “machine-or-transformation test” sein, zum anderen dürfen lösungsfremde oder zusätzliche Bestandteile der Methoden, Teilschritte oder Ergänzungen nicht dazu führen, dass ein eigentlich nicht patentfähiges Verfahren doch noch patentfähig wird.

Maschinengebunden

Nach dem “machine-or-transformation test” ist ein Patent auf Methoden oder Verfahren nur dann zu erteilen, wenn das im Antrag beschriebene Verfahren entweder an eine bestimmte Maschine oder einen bestimmten Apparat gebunden ist oder es eine Sache in eine andere oder in einen anderen Zustand umwandelt (Abbildung 1).

Der entscheidende Punkt beim Kriterium der Maschinenbindung dürfte das Wort “bestimmte” (im englischen Original: “particular”) sein. Genügt ein Standardrechner schon, um als “bestimmte Maschine” anerkannt zu sein, oder bedarf es hierzu eines besonderen Geräts, etwa eines Embedded-Systems oder eines stark spezialisierten Rechners?

Leider war das in diesem Fall beschriebene Verfahren nicht einmal im Ansatz an einen Rechner gebunden oder auch nur EDV-geeignet, deshalb konnte sich das Gericht auch nicht zu dieser Frage äußern. Es überließ deren Beantwortung künftigen Entscheidungen: “Wir überlassen es zukünftigen Prozessen, den Sachverhalt maschinelle Implementierung genauer abzugrenzen. Das gilt auch für Fragen wie beispielsweise, ob und wann die Nennung des Begriffs Computer ausreicht, um einen Anspruch mit einer bestimmten Maschine zu verknüpfen.”

Definitionsprobleme

Vor einem ganz ähnlichen Definitionsproblem stehen auch die Patentämter in Europa, wenn sie nicht gerade über die Softwaresteuerung eines Armbanduhr-Tauchcomputers, sondern über Programme entscheiden müssen, die auf Standard-PCs laufen. DPMA [4], EPA [5] & Co. behelfen sich hier gerne mit der Vorstellung einer “virtuellen Maschine”, die durch die Verbindung von Hard- und Software die Simulation eines speziellen Automaten darstellt. Wer so argumentiert, der übersieht, dass diese virtuelle Maschine nicht mehr leisten kann als die darunter liegende echte Maschine: der PC. Und die echte Maschine ist ja patentierbar – zumindest sind es ihre einzelnen Bestandteile. Der einzige Unterschied ist dabei die Software als solche, die nach bestehender Rechtslage aber nicht patentfähig sein soll.

Keine Mogelei

Lösungsfremde, nicht verfahrenskennzeichnende Schritte (im englischen Original “insignificant steps”) sind nach Ansicht des Gerichts sowohl bei Maschinenbindung als auch bei der Umwandlung nicht zu berücksichtigen. Als Beispiel sind hier Datenerhebung und -ausgabe genannt.

Abbildung 2: Unruhe in München, dem Sitz des Europäischen Patentamts: FFII-Aktivisten und Richard Stallman protestieren auf dem Marienplatz gegen Patente auf Leben und Software.

Ob dieses zusätzliche Kriterium in der Praxis für mehr Klarheit sorgt, bleibt offen. Zu leicht scheint möglich, dass sich in einem neuen Verfahren kennzeichnende Elemente kaum klar von überflüssigen oder alternativen Schritten abgrenzen lassen. Das war im vorliegenden Fall auch nicht nötig. Das Gericht hat entschieden, dass das beanspruchte Verfahren den “machine-or-transformation test” nicht besteht und daher kein Patent erteilt werden dürfe.

Zum Urteil des Court Of Appeals gehören einige vom Mehrheitsentscheid abweichende Meinungen, die sich zwar nicht gegen den Urteilsspruch als solchen richten, sich aber kritisch oder ergänzend mit einigen dort angeführten Entscheidungsgründen auseinandersetzen.

Einspruch

Besonders gründlich haben sich die Richter Dyk und Linne mit der Geschichte des Patentwesens beschäftigt: Sie analysierten die Patentvergaben bis zurück ins England des 17. Jahrhunderts und die amerikanischen Patentgesetze von 1793 und 1952 und das deren Bestimmungen zugrunde liegende englische Patentrecht, das bis heute die Praxis prägt.

Aufgrund ihrer historischen Betrachtung kommen die Richter zu der Ansicht, dass der Wortlaut von Paragraph 101 keine derart extensive Auslegung der Patenterteilungen über die traditionellen technischen Bereiche hinaus erlaube – schon gar nicht reine Geschäfts- oder Organisationsmethoden. Hier sei eine ergänzende beziehungsweise konkretisierende Gesetzgebung durch den US-Kongress erforderlich. Folgt man dieser Argumentation, müsste sie auch für die Auslegung der Patentierbarkeits-Voraussetzungen EDV-gestützter Verfahren gelten.

Ein wesentlicher Punkt wird von Richter Mayer angesprochen, ebenfalls einer, der das Urteil durch seine teilweise vom Spruch abweichende Meinung ergänzt: Er beobachtet und belegt, dass die Qualität der vom US-Patentamt bewilligten Geschäftsmethoden-Patente außerordentlich niedrig ist. Er führt das darauf zurück, dass den Patentprüfern in diesem Bereich nahezu keine Quellen für das Vorhandensein von “Prior Art”, also vom Stand der Technik zur Verfügung stünden. Darüber hinaus stellt der Richter fest, dass Geschäftsmethoden nicht zu den Themen zählen, die in Fachzeitschriften veröffentlicht würden.

Gerade diese zuverlässigen Quellen fehlen den Patentprüfern ebenso für den Bereich der Softwarepatente – hier wie auch in den Vereinigten Staaten. Gerade das Europäische Patentamt sammelt zwar schon fleißig entsprechende Akten, diese taugen aber alleine nicht als Entscheidungsbasis, denn dafür sind allenfalls Gerichtsentscheidungen geeignet, die sich mit dem Für und Wider der Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen auseinandersetzen – nicht lediglich durchgewinkte Softwarepatente.

Abweichler

Ein anderer Richter, Newman, teilt die Auffassung seiner Kollegen nicht und glaubt, im Urteil einen logischen Fehler zu entdecken: Seiner Ansicht nach handelt es sich bei dem von Bilski und Warsaw beanspruchten Verfahren sehr wohl um einen “process”, der den gesetzlichen Tatbestand erfülle.

Laut Newman besteht das beschriebene Verfahren aus aufeinanderfolgenden Einzelschritten der Informationsgewinnung und -verarbeitung und darauf aufsetzenden Wirtschaftstransaktionen, die zu einer Lösung führen: dem Risikoausgleich der Beteiligten. Es handle sich damit in jedem Fall um eine echte Methode und nicht bloß um eine Idee. Zudem setzten die enthaltenen komplexen mathematischen Berechnungen in der praktischen Anwendung in jedem Fall zumindest den Einsatz eines entsprechend programmierten Computers voraus, weshalb die Maschinengebundenheit auf der Hand liege.

Dass seine Kollegen die Maschinengebundenheit verneinten, bloß weil die Antragsteller dies nicht explizit anführten, vermochte der Richter nicht nachzuvollziehen. Seiner Ansicht nach hätte die Frage der Patentierbarkeit erst durch Prüfung der weiteren gesetzlich aufgeführten Kriterien erfolgen müssen, etwa Neuheit oder Stand der Technik.

Zurück zur Basis

Bereits zuvor hatte die Patent-Schiedsstelle die Kriterien für die Patentierbarkeit von Software verschärft [6]: Im August 2009 ordnete das Board an, dass Patentprüfer klären müssten, ob der Patentanspruch auf eine “greifbare praktische Anwendung, in der ein eingesetzter mathematischer Algorithmus Wirkungen in der realen Welt erzielt” begrenzt ist, und darüber hinaus sicherstellen, dass der Anspruch sich nicht über “sämtliche praktischen Anwendungen” eines Algorithmus in einem bestimmten Bereich der Technik erstrecke.

Diese Entwicklung legt den künftigen Weg fest: Es scheint, dass selbst in den USA, Vorreiter der Patentierbarkeit von Software und Geschäftsmethoden, der Trend wieder hin zur ursprünglichen Auslegung der Patentgesetze weist.

Softwarepatent-Praxis

Weil Softwarepatente in den Vereinigten Staaten auf derselben Rechtsgrundlage fußen wie Patente auf Geschäftsmethoden, wirkt sich die Verschärfung der Patentierbarkeits-Voraussetzungen, die das Urteil mit sich bringt, unmittelbar auf die Erteilungspraxis bei Softwarepatenten aus. Bei uns in Europa dagegen sind reine Geschäftsmethoden (noch) nicht patentierbar, es gibt aber Bestimmungen im Patentrecht, die ausdrücklich auf “computerimplementierte Erfindungen” abstellen. Eine unmittelbare Auswirkung auf die derzeitige Erteilungspraxis der Patentämter, die den Gesetzeswortlaut bisweilen recht großzügig auslegen, ist nicht zu erwarten.

Weil aber die Patentrechtsreformen, die in Europa Softwarepatente entgegen der früheren Rechtslage und Praxis erst ermöglicht haben, nicht auf einer Neubesinnung der Gerichte beruhen, sondern auf wirtschaftlichen Interessen der europäischen Mitgliedsstaaten im internationalen Handel, scheint zumindest eine mittelbare Auswirkung naheliegend. Mussten wir hinter den Vereinigten Staaten herziehen, weil die zunehmend alles Mögliche unter Monopolschutz stellten, werden wir das auch tun, wenn dort die Tendenz in die andere Richtung schwenkt. Das Problem bliebe freilich, dass die Erträge aus Patent- und Patentverlängerungsanträgen eine nicht zu vernachlässigende Größe in der Finanzierung der öffentlichen Hand und spezialisierter Privater darstellen.

Der Bilski-Fall ist vor dem US Supreme Court zur Berufung angenommen. Wie die Sache ausgehen wird, weiß derzeit niemand. (uba)