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Im Referentenentwurf zur Modernisierung des Patentrechts fordert das BMJV eine genauere Prüfung der Verhältnismäßigkeit bei patentrechtlichen Unterlassungsklagen. Mittelstandsverbände und Aktivisten begrüßen den Vorstoß.

In jüngerer Zeit war die Gnome Foundation ein prominentes Beispiel einer Organisation, die sich einer Patentklage eines Patenttrolls zu erwehren hatte. Es ging dabei um die Entwicklung des Programms Shotwell und damit vermeintlich verletzte Patente. Eine hohe fünfstellige Summe stand im Raum, für die die Gnome Foundation sich freikaufen und die Entwicklung von Shotwell hätte fortsetzen können.

Die Foundation wählte einen anderen Weg und reagierte mit einer Gegenklage. Diese Standhaftigkeit zahlte sich letztlich aus: Der Patentstreit wurde im Mai 2020 beigelegt, die Parteien einigten sich, und Gnome bekam die Zusicherung des Patentinhabers, künftig nicht mehr wegen Patentverletzungen verklagt zu werden. Ein solcher Triumph ist aber nicht die Regel, im Gegenteil.

Am längeren Hebel

Mit der Option, eine Unterlassungsanordnung zu erwirken, weil andere vermeintlich ihre Patente verletzen, sitzen Patentinhaber insbesondere in Deutschland an einem sehr langen Hebel. Gibt ein Gericht der Unterlassungsklage statt, bleibt dem Beklagten oft nur der Verkaufsstopp des beanstandeten Produkts.

Daran wäre nichts auszusetzen, würden die Unterlassungsanordnungen nur eindeutige Patentverletzungen ahnden. Das ist aber keineswegs der Fall. Im Patentwesen tummeln sich auch Unternehmen, deren Daseinszweck einzig die Klage auf Unterlassung und die daraus resultierenden Zahlungen darstellen, wie die Gnome Foundation erleben musste.

Zu den finanziellen Ausgleichszahlungen zählen die sogenannten Verletzergewinne, die aus dem tatsächlich oder vermeintlich unrechtmäßigen Verkauf von Produkten resultieren, die das Patent verletzt haben (sollen). Es stehen für den Patentinhaber aber auch auch Vergleichs- oder Lizenzzahlungen im Raum.

Klagen ohne Risiko

Sogenannte Patenttrolle seien als reine Patentverwerter nahezu unangreifbar, bemängelte der Patentverein e.V. in seiner Stellungnahme [1] zum ersten Diskussionsentwurf zur Modernisierung des Patentrechts [2], der vom Januar 2020 stammt. Mittelständler müssten im Zuge einer Patentklage gegen sie mit Produktionsstopps, Entlassungen und Konkursrisiken kämpfen, das Risiko der Kläger hingegen sei mit Gerichts- und Anwaltskosten minimal.

In seiner Stellungnahme spielte der Verein die derzeitige juristische Situation in Deutschland exemplarisch durch. Bei diesem Szenario fehlt es den beteiligten Gerichten regelmäßig an technischer Expertise zur Beurteilung der Patentverletzung. Außerdem kommt es regelmäßig auch zu asynchronen Verfahren, indem der Beklagte das Patent selbst mit einem Einspruch oder einer Nichtigkeitsklage vor den Patentkammern angreift.

Der Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) schlägt in seiner Stellungnahme [3] zum Diskussionsentwurf in dieselbe Kerbe. Der Verband vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von über 2000 IT-Unternehmen auf nationaler und europäischer Ebene.

Die Aufhebung von Patenten in Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren nehme regelmäßig mehrere Jahre in Anspruch und verursache Anwalts- und Gerichtskosten, die auch für gut ausgestattete Mittelständler eine hohe Belastung darstellen, kritisiert der BITMi. Noch schwerer wiege, dass im Zeitraum bis zur Vernichtung des rechtswidrigen Patents der durchsetzbare Unterlassungsanspruch dazu führe, dass das vorgeblich patentverletzende Produkt für mehrere Jahre vom Markt genommen werden müsse.

Troll-Fundus

Patente sind nicht immer valide. Der Patentverein e.V wies bereits in seiner Stellungnahme zum Diskussionsentwurf zum geplanten 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz (2. PatMoG) im Januar daraufhin, dass je nach Branche rund die Hälfte der Patente einer juristischen Prüfung nicht standhalte und deshalb potenziell rechtswidrig sei. Einen weiteren Missstand sieht der Verein darin, dass die Hälfte der Anmeldungen bei deutschen Patentämtern durch nur drei Prozent der Anmelder erfolge, sogenannte Vielanmelder, in der Regel Großunternehmen und Konzerne.

Die Zweifel an der Validität von Patenten teilt auch der BITMi. Die langjährige Statistik zeige, dass die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit, ein deutsches oder europäisches Patent mit einem Rechtsbehelf zur Aufhebung zu bringen, bei etwa 50 Prozent liege. Das verdeutliche, dass ein umfangreicher Teil des Patentbestands gar nicht erst hätte erteilt werden dürfen, weil die gesetzlichen Voraussetzungen wie Neuheit oder erfinderische Tätigkeit zum Zeitpunkt der Patentanmeldung nicht vorlagen.

Regierung schafft Abhilfe

Das Bundesjustizministerium geht im zweiten Anlauf mit dem Referentenentwurf eines zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts [4] von Anfang September 2020 auf die Kritik ein. Im Patent- und Gebrauchsmusterrecht bestehe Klarstellungsbedarf im Hinblick auf den Unterlassungsanspruch bei Verletzungen der Schutzrechte.

Optimierungsbedarf gebe es ferner im Hinblick auf eine bessere Synchronisierung der Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und der Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht (BpatG). Es solle im Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung sichergestellt werden, dass die nach geltendem Recht bereits bestehende Möglichkeit, Verhältnismäßigkeitserwägungen beim Unterlassungsanspruch zu berücksichtigen, auch in der gerichtlichen Praxis als Korrektiv hinreichend zum Tragen kommen, heißt es im Entwurf.

Der Gesetzesentwurf zur Änderung des Patentgesetzes räumt dem Beklagten ausdrücklich mehr Rechte ein. Es heißt dort im Paragraphen 139 Patentgesetz (PatG): “Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Erfüllung aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles für den Verletzer oder Dritte zu unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Nachteilen führen würde. In diesem Fall kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies angemessen erscheint.” Ein möglicher Schadensersatzanspruch bleibe davon unberührt und könne ebenfalls noch zum Tragen kommen.

Eine ähnliche Formulierung nimmt der Entwurf auch bei der Änderung des Gebrauchsmustergesetzes auf. Auch hier soll der Verletzer nicht unverhältnismäßig benachteiligt werden.

Klarheit geschaffen

Mit der ausdrücklichen Formulierung, dass für den Patentinhaber der Anspruch ausgeschlossen ist, wenn sich dadurch nicht gerechtfertigte Nachteile ergeben, löst der Entwurf die im ersten Entwurf verwendete Formulierungen ab, die lautete: “Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unverhältnismäßig ist, weil sie aufgrund besonderer Umstände unter Beachtung des Interesses des Patentinhabers gegenüber dem Verletzer und der Gebote von Treu und Glauben eine durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellt.”

Mit dieser Formulierung war das Bundesjustizministerium mehr oder minder einer Formulierung des Bundesgerichtshofs gefolgt. Der hatte in einem Urteil zu einer Patentklage formuliert, dass der Unterlassungsanspruch entfalle, wenn “eine sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht und die regelmäßigen Folgen seiner Durchsetzung nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre.” Kritiker aus den Verbänden hatten diese Formulierung als schwammig bezeichnet.

Fazit

Gelangt der Entwurf ohne große Änderungen durch Kabinett und Bundestag, wäre Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (Abbildung 1) mit der ersten Novelle des Patentrechts nach zehn Jahren zumindest ein drängendes Problem angegangen, die nahezu risikolose Klageflut von Patenttrollen.

Die Androhung von Ausgleichszahlungen an den vermeintlichen Patentverletzer dürfte regulierend wirken. Auch der Versuch, die Verfahrensdauer bei Patentprüfungen zu minimieren, wirkt in diese Richtung. Bisher konnte zwischen der zivilrechtlichen Entscheidung und derjenigen von Patentgerichten eine Spanne von mehreren Jahren liegen.

Abbildung 1: Will das Patentrecht reformieren: Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz. Quelle: Felix Zahn, photothek